Ursupração de marca registrada é uma prática comum na China, por motivos impróprios Como a China opera com o sistema “first-to-file” (garante o registro da marca para quem aplica os documentos primeiro no país), do que “first-to-use” (Reconhece uma empresa não registrada, através da origem dos produtos e serviços, conferindo direitos ao proprietário), desta forma empresas são mais suscetíveis a terem suas marcas apropriadas indevidamente. A jornada para o registro completo e proteção pode levar de um ano a um ano e meio – um tempo que é geralmente explorado pelas trademarks squatters. Desconhecido por proprietários de empresas estrangeiras que ainda não registraram suas marcas na China, “squatters” iniciam o regitstro antes dos legítimos donos, forçando-os a comprarem a própria marca.
O caso da Emerson Eletric Co (“Emerson”) vs Xiamen Anjier Water Angel Drinking Water Equipment Co., Ltd (“Xiamen Anjier”), representou um divisor de águas na batalha contra o “trademark squatting”, o qual vem sendo um espinho de diversas empresas injustiçadas. Pela primeira vez, um tribunal chinês considerou que a usurpação de marca registrada sem qualquer uso explícito ou afirmação maliciosa (ou seja, apresentar uma reclamação maliciosa ou ação civil contra o legítimo proprietário da marca) violou o Artigo 2 da Lei de Concorrência Desleal.
O caso diz respeito a marcas registradas pertencentes a um fornecedor de descarte de resíduos alimentares, Emerson. A marca “In-Sink-Erator” e suas variações foram registradas em 1990 e 2006 respectivamente. A culpada, Xiamen Anjier, foi uma infratora em série que, em 2010, começou a preencher diversos registros de marca para a “In-Sink-Erator” que se assemelhavam muito as de Emerson. No total, Xiamen Anjier e outra empresa afiliada que foi criada com o propósito de continuar com esses registros indevidos, tentou registrar 48 marcas em 14 classes, que eram idênticas ou muito similares as que pertenciam a Emerson.
Em 2020, Emerson preencheu uma ação judicial contra a Xiamen Anjier e seus associados, citando a concorrência desleal e os danos causados, solicitando uma medida cautelar para reparar os danos e uma emissão de uma declaração em público na mídia.
Pontos importantes do caso
1. O registro indevido de marcas sem violação substancial é enquadrado sob Lei anticompetitividade desleal
Xiamen Anjier testemunhou que eles apenas iniciaram as aplicações para registrar a marca, e já tinham preenchido a documentação para retirar a aplicação e retirar todos os pedidos. Também deve ser notado, a não utilização do “Ink-Sink-Erator” no site deles, e que a Xiamen Anjier não colocou o nome da marca nos seus produtos e serviços. Eles argumentaram que, desde que as operações do negócio de Emerson não foram afetadas pelo resultado da infração minoritária e nem ocorrido nenhuma confusão entre consumidores, a disputa não deveria ser enquadrada na lei anticompetitividade desleal.
A corte, por outro lado, atestou que a infração em série da Xiamen’s Anjier teve como consequência o pressionamento de Emerson para proteger e legitimar seus direitos, através de diversas petições de invalidação e processos civis, os quais prejudicaram os negócios de Emerson materialmente. Portanto, Xiamen’s Anjier foi enquadrada na lei de anticompetitividade desleal. Portanto, a Xiamen’s Anjier foi enquadrada na lei de anticompetitividade desleal.
2. O representante legal da Xiamen Anjier e da agência que facilitou o registro foram considerados infratores
Mr. Wang, o representante legal da Xiamen e outro associado próximo reivindicaram que eles não tinham registrado a marca no próprio nome e, por conta de as empresas serem entidades separadas legalmente, eles não teriam infringido nenhuma lei. A corte, no entanto, determinou que Mr. Wang de fato exerceu influência dominante sob as duas companhias, as quais simultaneamente representou legalmente, como gerente geral, diretor executivo e sócio majoritário. Quando a ilegalidade da Xiamen foi exposta, Mr. Wang iniciou uma nova companhia com a intenção de continuar com as infrações. Assim, ele foi considerado responsável pelas violações.
A marca registrada, Xiamen Xingjun, conhecida por facilitar a apropriação da Xiamen Anjier’s, que ajudou o réu em 47 dos 48 processos e continuou com as violações mesmo depois que foi descoberta em processos judiciais anteriores. Xiamen Xingjun, foi considerada como tendo violado o Artigo 19 da Lei de Marcas Registradas por não ter agido de boa fé e desrespeitado de forma clara as regras e regulamentos relevantes, e foi, portanto, considerada corresponsável sob o princípio da infração contributiva.
3. Os danos e medidas cautelares concedidas pelo tribunal foram significativos
O tribunal considerou que, embora Xiamen Anjier tenha posteriormente retirado todos os pedidos e cancelado os registros das marcas indevidamente apropriadas, os baixos custos incorridos pelo réu no curso da operação de seu empreendimento de documentações indevidos de marcas eram extremamente desproporcionais ao tempo e recursos gastos por Emerson em oposições, petições de invalidação e procedimentos legais. Além de conceder uma medida cautelar, a corte concedeu à Emerson RMB 1.600.000 de danos, levando em conta a infração em série da Xiamen Anjier e a dissimulação, assim como as despesas da Emerson.
As verdadeiras reverberações deste caso permanecem para ser vistas nos casos subsequentes relativos ao registro imerecido das marcas. Dito isto, o caso simboliza um passo provisório no sentido de fornecer uma causa de ação para os proprietários de marcas e atua como um alerta para os ocupantes que até agora acreditaram que poderiam sair impunes e invulneráveis.
